세계화가 발전함에 따라 점점 더 많은 중국 기업들이 해외 시장을 확장하고 미국에서 특허 보호를 추구하기 시작했다.그러나 최근 미국 특허청 (USPTO) 이 발표한 처벌 공고는 모든 신청자에게 특허 출원 과정에서의 성실성과 준법성에 주의를 환기시켰다.

이 글의 저자:

팽휘검 세인배지 총감독

당방방 새은 배길 총감독

유영휘 새은배길 총감독

2024년 10월 2일, 미국특허상표국 공식사이트는 처벌결정을 발표하여 약 3100건의 특허의 출원절차를 중지한다고 선포했다. 그 원인은 미국특허국이 이런 특허가 자격이 없는 인원의 사기적인 사용등록집업자 (즉 변리사/변리사) 의 서명과 관련된다는것을 발견한데 있다.이번 처벌 결정에서 미국 특허청은 이들 특허의 출원 절차를 종료하고 복구 또는 철회 요청을 제출하는 것을 금지하기로 결정했다. 이는 이들 특허가 더 이상 심사할 기회를 얻지 못하고 특허권을 획득할 수 없으며 관련된 출원인에게 큰 손실을 초래한다는 것을 의미한다.

미국 법률에 따르면’특허 출원 중 사기 행위나 사기 시도가 있는 출원은 특허를 부여받지 않는다’고 규정돼 있다.미국에서 특허 보호를 받고자 하는 중국 해외 기업들에게는 관련 규칙을 이해하고 준수하는 것이 중요하다.그러므로 우리는 특히 미국특허를 신청하는 과정에 불성실행위가 발생하기 쉬운 사항을 정리하였는데 여기에는 발명자의 진실성, 변리사서명, 발명자서명, 신청인실체 등 환절의 요구가 포함된다.

미국 특허 출원 과정에서 정보 공개 성명서(Information Disclosure Statement, IDS) 제출이 중요한 단계다.미국 특허청 (USPTO) 의 규정에 따라 신청자는 자신의 발명 특허성에 영향을 미칠 수 있는 알려진 모든 기존 기술 문헌을 심사위원에게 공개할 의무가 있다.이는 특허의 질을 확보하는데 도움이 될뿐만아니라 특허시스템의 신의성실을 수호하는 중요한 구성부분이기도 하다.

1.정보 공개 선언(IDS)이란?

미국 특허법 37 C.F.R.§ 1.56 규정에 따르면, 특허 출원 및 심사 과정에 참여하는 모든 개인은 미국 특허청에 자신이 알고 있는 발명의 특허 가능 실질과 관련된 정보를 제출할 의무가 있다.간단히 말해서, IDS는 특허 출원인 또는 그 대리인이 특허 출원 과정에서 USPTO에 제출한 성명 문서로, 출원한 특허의 실질과 관련된 것으로 여겨지는 일련의 기술 문헌을 포함하고 있다.이러한 문서에는 다음이 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않습니다.

• 특허 문헌
• 비특허 문헌
• 기타 공개된 기술 자료
• 특허의 참신성 또는 불명확성에 영향을 미칠 수 있는 모든 정보

2.IDS를 제출할 의무는 누구입니까?

미국 특허법 37 C.F.R.§ 1.56 규정에 따르면, 특허 출원 및 심사 과정에 참여하는 개인은 모두 미국 특허청에 관련 정보를 제출할 의무가 있다: 이 특허 출원에 열거된 발명자, 특허 출원 서류를 준비하거나 이 특허 출원을 대리하는 변리사/변리사, 그리고 실질적으로 준비 출원 서류 및 특허 대리에 참여하는 기타 사람, 예를 들면 특허의 양수인을 포함한다.

3. IDS는 언제 제출해야 합니까?

미국 특허법 37 C.F.R.§ 1.56, 37 C.F.R.§ 1.97 관련 규정에 따르면 심사 과정에서 관련 IDS 제출 의무는 계속 존재할 권리가 있다.일반적으로 다음과 같은 몇 가지 시점에 IDS를 제출할 수 있습니다.

(1) 신청일 또는 미국 국가 진입일: 신청일 또는 PCT 신청이 미국 국가 진입일 때 이미 관련 정보를 알고 있는 경우.

(2) 제1차 심사의견통지서 전: 제1차 실질심사통지서를 받기 전에 제출한다.

(3) 심사의견에 회답하는 기간: 심사의견에 회답할 때 제출한다.

(4) FINAL OA를 받은 후 수령료(ISSUE FEE)를 납부하기 전, 또는 수령료를 납부한 후 수령공고 전.

37 C.F.R.§ 1.97 관련 규정에 따라 특정 시점에 IDS를 제출하면 그에 상응하는 비용이 발생할 수 있으므로 신청자는 IDS 정보를 이해하고 파악하여 불필요한 비용이 발생하지 않도록 IDS 제출 시점을 통제해야 한다.

4. IDS를 제출하지 않으면 어떻게 되나

미국 특허법의 규정에 따르면, 만약 알면서도 고의로 제출하지 않았거나, 오도하려는 등의 의도가 IDS를 제출하지 않았거나 누락했을 경우, 초래될 수 있는 결과에는 특허가 특허권을 부여받을 수 없고, 특허의 유효성이 의심되며, 특허가 집행될 수 없는 등 심각한 결과가 포함된다.

그러므로 중국기업과 개인은 미국특허출원을 제출할 때 량국의 특허제도간의 차이, 특히 정보공개면에서의 부동한 요구에 각별히 주의를 돌려야 한다.미국은 중국에 비해 IDS에 대한 요구가 더 엄격하기 때문에 중국 기업들이 이 부분을 더욱 중시해야 한다.

• 미국 특허 출원 실체 규칙

미국 특허청 (USPTO) 은 다양한 출원 인간형에 대해 다양한 관비 기준을 설정하여 소기업과 개인의 출원에 대한 지원을 구현하며, 실체 카테고리는 다음과 같다.

1. 큰 솔리드(Large Entity)

대기업은 일반적으로 직원 수가 500명 이상인 대기업이나 조직을 말한다.이런 종류의 신청인은 특허 출원을 할 때 전액의 관비를 지불해야 한다.

2. 작은 솔리드(Small Entity)

작은 솔리드는 주로 다음 시나리오 중 하나를 다룹니다.

• 직원 수가 500명을 넘지 않는 중소기업;
• 대학 또는 기타 교육 기관과 같은 비영리 단체;
• 지방 정부나 주 정부와 같은 정부 기관。
• 소실체는 약 50% 의 관비 감면 혜택을 받을 수 있다.

3. 마이크로 엔티티(Micro Entity)

마이크로솔리드는 다음 조건을 모두 충족해야 합니다.

• 작은 솔리드의 요구 사항 충족;
• 발명자, 신청인의 총수입은 전년도 내에 인구보편조사국이 최근 보고한 가구 중위소득의 3배를 초과하지 않았다;
• 발명인이 이전에 제출한 비임시 특허 출원은 4개를 초과하지 않는다;
• 이 신청은 양도와 관련되지 않으며 다른 실체에 줄 수도 있다.
• 마이크로 실체는 최대 75% 의 관비 감면 혜택을 받을 수 있다.

신청인이 사기적으로 미실체상태를 제공하려 하거나 미실체신분으로 비용을 지불하는 행위는 모두 특허청에 대한 사기로 간주된다.USPTO는 가까운 시일 내에 신청인의 실체 유형에 대해서도 심사를 진행할 것이다. 만약 작은 실체나 마이크로 실체의 요구에 부합하지 않는 신청인이 여전히 작은 실체나 마이크로 실체에 따라 신청한다면, 가벼우면 심사 의견을 받고, 무거우면 특허가 무효가 될 것이다.그러므로 국내 신청자는 미국특허를 출원할 때 자신의 실체류형을 정확하게 판단하여 관비를 절약하기 위해 실체류형을 오용하고 오용하여 최종적으로 만회할수 없는 후과를 초래하지 않도록 해야 한다.미국 특허를 출원할 때, 어떤 종류의 실체에 속하는지 특별히 유의하여 정확하게 판단하는 것 외에, 신청인의 상황에 변화가 발생하는 것을 제때에 갱신해야 한다. 예를 들면 회사의 규모 확대가 소실체의 표준을 초과하였거나 수입이 미실체의 문턱을 초과하였을 경우, 즉시 실체 정보를 갱신하고 최신 상황에 따라 비용을 조정해야 한다.

• 규정 준수 대행사 및 변리사 선택

미국 특허법은 특허청에서의 모든 사무는 변리사에게 위탁하여 대리 처리할 수 있으며, 변리사는 반드시 개업 허가를 취득해야 하며, 변리사에 대해 신의성실, 비밀 유지 등 방면의 직업 도덕 준칙 요구를 포함한다.

미국 특허상표국은 2024년 10월 2일 미국 특허상표국이 발표한 처벌 결정을 포함하여 특허와 상표 대리 중의 규정 위반 대리 행위를 여러 차례 조사 처리하였는데, 이는 미국 특허상표국이 규정 위반 대리 행위에 대한 중시와 엄격한 요구를 표명하였다.적발된 규정 위반 대리의 특허는 다른 경로를 통해 구제하기 어려우며, 이는 신청인의 권리에 지대한 영향을 끼칠 것이다.

따라서 미국의 특허 출원 과정에서 적격한 변리사를 선택하는 것이 중요하다.신청인은 변리사를 선택하기 전에 반드시 그가 이미 미국 변리사에 등록되어 있고 유효한 개업 허가를 가지고 있으며 변리사의 진실한 대리인지 확인해야 한다.자격을 갖춘 변리사는 발명자나 기업이 특허출원을 순조롭게 완수할 수 있도록 도울 수 있을 뿐만 아니라 출원 과정이 법률 규정에 부합하도록 보장할 수 있어 대리 부당으로 인한 특허 실효 등의 문제를 피할 수 있다.

• 발명자 서명 파일

USPTO의 연방 규정(Code of Federal Regulations, CFR)에（Code of Federal Regulations, CFR）中规定 “발명자의 맹세 또는 선언은 발명자가 직접 서명하고 § 1.64의 규정에 따라 실행되지 않는 한 공증되어야합니다.”及MPEP-602.01- 발명자의 이름을 지정발명자의 맹세 또는 선언的规定발명자 또는 주장된 발명의 공동 발명자인 각 개인은 특허 신청 (임시 신청 이외) 에서 37 CFR 1.64에 규정된 경우를 제외하고 신청에 지향된 맹세 또는 선언을 실행해야합니다. ” .규정에는 특수한 경우(발명인이 사망하고 법률상 행위능력이 없거나 노력을 거쳐도 발명인과 연락이 닿지 않는 경우)를 제외하고 발명인의 선서서나 성명은 발명인 본인이 직접 서명해야 한다.특허 출원 과정에서 서명 서류가 위조된 것으로 드러나면 다음과 같은 상황에 직면할 수 있습니다.

1. 특허무효: 특허청은 이 특허를 무효로 선고할 권리가 있는데 이는 특허가 이미 수여되였더라도 취소될수 있다는것을 의미한다.
2. 벌금: 고의로 허위정보를 제공하거나 서류를 위조하면 벌금을 초래할수 있는데 이런 벌금은 경제적인 처벌일수 있으며 구체적인 금액은 규정위반의 엄중한 정도에 의해 결정된다.
3. 형사책임: 극단적인 상황에서 고의로 서명서류를 위조하면 형사범죄를 구성할수 있다.미국 법전의 규정에 따르면 허위 성명을 제공하거나 문서를 위조하면 벌금과 감금을 포함한 형사 고발에 직면할 수 있다.
4. 전문면허취소: 만약 서명서류의 위조당사자가 변리사 또는 변호사라면 그들은 개업자격을 취소당할수도 있고 그들의 직업생애와 신용에 엄중한 영향을 줄수도 있다.
5. 민사 소송: 경쟁 업체 또는 파트너와 같은 다른 당사자는 허위 서명 서류로 인한 손실을 배상하라는 민사 소송을 제기할 수 있습니다.
6. 평판 손상: 서명 문서를 위조하면 법적 결과를 초래 할 뿐만 아니라 개인 또는 회사의 평판을 심각하게 손상시키고 미래의 비즈니스 기회 및 협력 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.

중국 기업의 국제화 발걸음이 빨라짐에 따라, 특히 전자상거래 플랫폼의 발전에 따라, 점점 더 많은 중국 기업들이 자신의 제품을 국제시장에 판매하기를 희망하는데, 미국이라는 거대한 소비 시장을 포함한다.특히 최근 몇 년 동안 중국 기업의 미국 외관 특허 출원 건수는 다른 나라 (미국 본토 제외) 를 훨씬 능가한다.

그림 1

이러한 대량 출원은 USPTO가 출원인의 신의성실 행위에 대한 심사를 더욱 중시하게 만들었기 때문에 이번 사건과 유사한 사건이 대량의”비정상”특허 출원에 대한 타격은 결코 멈추지 않을 것이며, 심지어 더욱 엄격하고 빈번해질 것이다.

위의 분석에서 볼 수 있듯이, 미국 특허 출원 및 심사 절차는 신청인, 발명인, 변리사 각 단계에 대한 신의성실 요구가 매우 엄격하다. IDS 제출, 신청인 실체 판단, 출원 단계의 문서 서명 등은 절차적인 사무일 뿐이지만, 사실 대리기관/대리인에 대한 전문성과 준법 요구가 매우 높다. 미국 특허 출원 서류의 작성, 출원 및 OA에 대한 답변 등 실체에 대한 전문적인 요구와 사무의 요구가 더욱 높다.그러므로 우리 중국출항기업이 미국특허를 신청할 때 어떻게 정규적이고 풍부한 경험을 가진 전문대리기구를 선택할것인가 하는것은 직면한 가장 중요한 문제로 되였다.

적합한 특허 대리 기구를 어떻게 선택합니까?미국 본토 특허 대행 기관을 직접 연결하는 것은 대다수 국내 기업들에게 여전히 어려움이 많다.우선 소통 채널 및 소통 비용이 높습니다.둘째, 미국 본토 대리기관의 요금 모델은 대부분 시간에 따라 요금을 부과하며, 국내 기업은 실제 시간 사용을 받아들일 수 없고 감독할 수 없다;셋째, 미국의 인건비 자체가 매우 높고 전문가의 비용이 더 높아 한 미국 사건의 전체 비용이 국내 비용 예산을 훨씬 초과하게 되었다;넷째는 다국적 지불 및 영수증 발급 불능 문제이다.

세인배길그룹은 세계 500대 지적재산권팀에서 기원되였고 본부는 심수에 위치해있으며 국내분지기구에는 무한, 정주, 남통, 중산 등지에 분포되여있으며 가장 중요한것은 미국에 자신의 미국특허대리기구 및 미국특허변호사팀을 보유하고있다.사이언배지 국내팀은 미국 특허 실무에 익숙한 베테랑 대리인팀, 미국 프로세스팀을 보유하고 있으며 사이언배지 미국과 협동하여 작업하고 있다. 이런 모델은 국내 기업이 직면한 몇 가지 난제를 해결할 뿐만 아니라 국내 미국 특허팀을 통해 발명인, IPR을 포함한 국내 기업과 직접 대면하여 소통하여 문제를 해결하고 기업에 최고의 미국 특허 솔루션을 제공할 수 있다.