최근 이탈리아 경제개발부는 이탈리아의 새로운 상표 무효와 취소에 대한 행정 절차를 발표했다. 상표 권리자는 이탈리아 특허상표국 (IPTO) 에 이탈리아 등록 상표의 무효와 취소에 대한 신청을 할 수 있다.
1. 배경
그동안 이탈리아는 EU 회원국 내 취소와 무효 등 행정절차가 없는 극소수 국가로서 상표권 옹호는 법원 소송 등 사법절차를 통해서만 가능했다.이번에 새로 추가된 상표의 무효와 취소의 행정절차는 사법절차의 보충으로서 그 우세는 시간이 더욱 짧고 (절차가 사법소송보다 간단하다.) 원가가 더욱 낮으며 (사법소송보다 비용이 낮다.) 등록상표와 관련된 분쟁을 서둘러 해결하게 된다.
상표권리자는 행정절차 또는 사법절차를 선택하여 등록상표에 대한 무효 또는 취소신청을 제출할수 있지만 량자는 함께 제출할수 없다.당사자가 이미 사법기관에 취소 또는 무효 선고를 위한 소송을 제기했다면 동일한 당사자가 동일한 이유와 증거에 근거해 IPTO에 동일한 청구를 동시에 할 경우 이를 받아들이지 않는다.또한 동일한 상표와 동일한 당사자, 동일한 이유와 증거에 근거한 상표의 취소 또는 무효 선고 신청이 IPTO에 의해 재결되었거나 심리 중인 경우에도 수리하지 않는다.
그러나 행정절차를 통한 상표무효 또는 취소신청은 등록상표만을 대상으로 하며 미등록상표, 정상적인 상업활동에 사용되는 기타 표지 등 및 악의에 기초한 무효 또는 취소신청에 대해서는 여전히 사법경로를 밟아야 한다.
2. 상표 무효 선고의 이유를 제기한다
등록된 이탈리아 상표는 절대적인 이유와 상대적인 이유를 바탕으로 무효 선고를 할 수 있다.
절대적인 이유:
- 뚜렷한 특징이 없는 상표;
- 사기성 상표 또는 공서양속 위반;
- 유럽연합/이탈리아 국가 입법에 근거하거나 관련 국제협정(EU/이탈리아가 그 중 하나임)에 따라 원산지 명칭과 지리적 표지, 포도주 보호에 관한 전통 용어, 전통 특색 보호 또는 식물 품종 명칭과 관련된 것은 상표를 등록할 수 없다.
상대적 이유:
- 제3자가 이전에 등록한 상표와 같거나 유사하며 상품이나 서비스도 같거나 유사하여 혼동의 가능성이 존재하거나 관련 출처의 오인을 일으키기 쉽다.
- 제3자가 먼저 등록한 상표와 동일하거나 유사하며, 그가 출원한 상품/서비스가 동일하거나 유사하든 상관없이, 만약 먼저 등록한 상표가 일정한 지명도가 있고, 후에 상표권리자가 정당한 이유 없이 출원한 상표를 사용하여 먼저 등록한 상표의 현저성 또는 명성에 손해를 끼친 경우;
- 이전의 유명상표와 같거나 유사한 경우;
- 상표대리인은 상표권리자의 동의를 거치지 않거나 정당하지 못한 리유로 제출한 상표출원은 등록을 허용하지 않는다.
3. 상표 취소 신청을 제기하는 이유
다음과 같은 이유로 이탈리아의 등록된 상표에 대해 IPTO에 취소 절차를 요청할 수 있습니다.
- 상표는 무역에서 통용되는 명칭이 된다.
- 사용 부족;
- 기만적으로 사용하다.
4. 유효하지 않음 / 절차 취소
신청인이 취소 또는 무효 신청을 제출하면 IPTO는 두 달간의 협상 기간을 설정하여 양측 당사자가 이 기간에 관련 사항을 우호적으로 해결할 수 있도록 한다(이 기간은 최장 12개월까지 연장할 수 있다).
협상 기간이 만료된 후 화해 합의가 이뤄지지 않으면 분쟁상표 소유자는 60일의 기한으로 의견서와 사용증명 청구를 제출한다.
IPTO는 분쟁 상표 소유자의 의견서를 신청자에게 보내고 60일의 답변 기간을 부여한다.
IPTO는 분쟁 상표 소유자에게 60일의 기한을 주어 반소를 제기할 것이며, 의견이 없으면 IPTO는 쌍방이 제출한 의견서/답변서와 증거에 따라 결정을 내릴 것이다.
분쟁 당사자는 IPTO 결정문을 발부한 뒤 2개월 이내에 항소위원회에 항소할 수 있다.
무효 및 취소 절차의 신청은 하나의 상표만을 대상으로 하지만, 동일한 신청인은 그 하나 이상의 선행 상표 권리에 따라 신청을 제출할 수 있으며, 신청인은 반드시 신청할 때 취소 또는 무효 절차를 제출한 이유와 증거를 밝혀야 한다.양측 당사자는 언제든지 공동으로 절차 중단을 요청할 수 있으며, 중단이 필요하지 않으면 전체 절차의 지속 기간은 대략 24개월이다.
종합적으로, 새로 추가된 이탈리아 상표의 취소와 무효의 행정 절차는 원가가 더 낮고, 절차가 더 간단하며, 제때에 이탈리아에 상표를 신청하지 못한 권리자, 또는 제때에 이탈리아 상표에 이의를 제기하지 못한 상표 권리자에게 있어서 마음을 절약하고 힘을 절약하며 시간을 절약하는 좋은 도구가 될 수 있다.상표권자 여러분은 사용 증거를 잘 보존하고 이 도구를 활용하여 권리를 수호하는 데 주의해야 합니다!
