대중의견은 제3자가 특허심사에 참여하는 메커니즘으로서 전 세계 주요특허체계에 보편적으로 존재하지만 그 전략적가치는 늘 기업에 의해 홀시된다. 본고는 중국, 미국과 유럽의 특허대중의견제도에 대해 토론을 전개한다.

본문 의 저자

용진호, 세인배지.

현재 특허심사에서 대중의 의견을 제출하는 데는 다음과 같은 두 가지 작용이 있는데, 첫째는 비정상적인 특허출원을 보조적으로 단속하고, 비정상적인 특허출원 (예를 들면 허위자료, 짜깁기 기술방안) 을 고발함으로써”특허법 실시세칙”제100조의 허위날조행위에 대한 행정처벌 (경고 또는 벌금) 에 협조하여 저품질 특허를 정리하는 데 힘을 보탠다;둘째는 심사자원이 부족하여 심사원이 대량의 신청 (공식수치에 따르면 2024년 우리 나라는 도합 104만 5000건의 발명특허를 수권하여 동기대비 13.5% 증가) 에 직면하여 공중이 제공한 기존의 기술문헌 또는 무효리유로 검색맹점을 미봉할수 있다.

그러나 기존의 대중의견절차는 다음과 같은 한계가 있으며 현행”특허법”은 심사단계의 대중의견의 법률적지위를 명확히 하지 않았다.심사 과정에서 제3자에게만 기존 기술 문헌이나 이의신청 의견을 제공할 수 있으나 대중이 제출한 의견은 심사부서가 채택하는지, 어떻게 처리할지가 완전히 공개되지 않았으며 대중 또는 이해관계자가 심사원의 처리에 이의가 없는 기회이다.구체적으로 2023판’특허심사지침’2부 8장 4.9절에서 대중의 의견에 대한 심사위원의 처리규칙을 언급한다: 만약 실질적인 결함 (예: 참신성, 창조성 부족) 과 관련될 경우 심사의견에서 인용하여 신청인에게 통지한다;대중의 의견은 반드시 절차를 거쳐야 하는것을 구성하지 않으며 심사원은 자주적으로 채납여부를 결정할수 있지만 심사결정에서 리유를 설명해야 한다.

기업의 관점에서 대중의 의견을 제출하면 경쟁사의 표적 특허 출원에 대해 미리 저격 (권리 범위를 제한하거나 권한을 저지할 수 있다) 할 수 있다.수권 후의 특허에 대해 무효를 제기하는 것에 비해 대중의 의견을 제기하는 비용이 상대적으로 낮을 뿐만 아니라 어느새 수권 후의 부정적인 영향을 가설할 수 있다.그러나 상대적으로 정확한 저격을 실현하려면 기업은 경쟁사의 이미 공개된 특허를 지속적으로 모니터링 분석하거나 업계 핵심 기술이나 제품의 발전 맥락 및 모니터링과 관련된 이미 공개된 특허 정보를 분석해야 한다.기업은 자신의 IP 능력이나 자원과 결합하여 이상의 모니터링 또는 분석을 전개할 수 있으며, 사무소에 위탁하여 처리할 수도 있다.다른 각도에서 볼 때, AI 기술의 발전에 따라 이해 관련 제3자가 대중의 의견을 제출하는 것이 더욱 편리해졌고, 기업 IP 부문의 특허 출원 전략도 조정을 고려해야 한다.

대리기구의 각도에서 공중의견을 제출하는 목적은 정확한 저격을 진행하는것인데 그렇다면 제출시기와 효과적인 보충심사원의 검색사각지대를 쟁취하는것은 매우 중요하다.전문적인 의견을 제공하여 보조심사원이 상대적으로 각 권리요구를 정확하게 심리하고 어떻게 보충의견을 설득하여 심사의견을 반박하지 않고 철회할것인가 하는것도 효과적으로 저격을 달성할수 있는가 하는 중요한 요소이다.진일보로, 어떻게 효과적으로 심사원의 검색 사각지대를 보충할 것인가, 대리인은 다음과 같은 능력을 갖추어야 한다: 구체적인 산업 사슬 또는 관련 제품 지식을 숙지하고, 특허 가족의 심사 역사를 분석하는 데 치중할 수 있으며, 심도 있는 검색 능력을 갖추어야 한다.

일반 의견 검토 후 문서 예제 검토

대중의 의견은 제3자가 특허심사에 참여하는 메커니즘으로서 전 세계 주요특허체계에 보편적으로 존재한다.

미국에서 미국 특허상표청(USPTO)의 Pre-Grant Submissions(수권 전 제출) 제도는 제3자가 특허출원 심사 단계에서 기존 기술이나 관련 정보를 제출하는 절차로, 심사원이 특허의 특허 가능성을 평가하는 데 도움을 주기 위한 것이다.이 제도의 핵심 내용은 모든 발명특허 출원 (PCT 국제출원 미국 진출 단계 포함) 에만 적용되며, 재반포 특허 (Reissue) 나 재심사 절차 적용 범위에는 적용되지 않는다는 것이다.시간제한상 제출은 다음과 같은 비교적 빠른 날짜 전에 완료해야 하며, 1) 특허청이’수권 통지'(Notice of Allowance)를 발송한 날;2) 신청 최초 공표 후 6개월 또는 심사원 최초 심사발원일(늦은 자 기준).

EU에서는 유럽특허협약(EPC) 115조에 따라 제3자가 유럽 특허출원 심사 단계에서 기존 기술을 보완하거나 출원 결함을 지적해 심사위원의 특허성 평가를 돕기 위한 제3자 의견을 제출할 수 있다.심사원은 반드시 의견에 대해 실질심사를 진행하고 심사의견에서 채납여부 및 리유를 명확히 해야 한다.이 절차 적용 단계는 신청 공포 후부터 수권 전 (이의, 상소 등 절차 포함) 까지이며, 수권 결정 발포 전 (또는 구두 심리 결정 전) 에 마감되기 때문에 심사원이 충분히 고려할 수 있도록 비교적 일찍 제출한다.의견 고려의 사유 범위는 특허성 관련 조항(EPC 제52-57조, 83-84조, 123조 등)으로 제한되며, 참신성(Art. 54), 창조성(Art. 56), 산업실용성(Art. 57)을 포함한다.공개 충분성 (Art. 83), 권리 요구 명확성 (Art. 84);오버레이(Art. 123) 등을 수정합니다.

(주: 이 글의 내용은 중미유럽 현행 법규에 근거하며 구체적인 조작은 공식의 최신 법조 및 작업지침을 기준으로 해야 한다.)